Panama moves ahead in updating IP regulation.

El tener una práctica regional de Propiedad Intelectual hace que nuestra firma sea especialmente sensible ante los cambios y diferencias en la normatividad de P.I. de cada país. Pequeñas diferencias en formalidades se traducen en grandes cambios en tiempos de trámite y costos para nuestros clientes. Afortunadamente, la tendencia regional actual es hacia una mayor simplicidad en estos procedimientos, ya se a través de la implementación de la Convención de la Haya sobre Apostillas* a través de la completa eliminación de requisitos de legalización/apostilla. En países como Colombia, los documentos pueden ser firmados y enviados por correo electrónico al abogado para obtener representación legal. Otros países como Perú y México también han eliminado la legalización/apostilla y Chile está en proceso de simplificar sus requisitos para poderes.

El último país en unirse a esta tendencia es Panamá. Anteriormente informamos sobre la accesión del país al Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT), y ahora, Panamá ha finalmente eliminado muchas de las formalidades que hacían tan díficil el manejo de la Propiedad Intelectual en el país, en comparación de otros países latinoamericanos. Desafortunadamente, muchos de los cambios afectan exclusivamente a los trámites de marcas. La Oficinas de Marcas nacional, el DIGERPI, ha manifestado que los Poderes y otros documentos para trámites de patentes estarán sujetos a las mismas formalidades que habían tenido hasta ahora.

Los cambios más importantes fueron:

-La notarización y legalización/apostilla de Poderes ya no es necesaria para asuntos de marcas.

Esto significa que los poderes sólo necesitarán ser firmados y enviados al abogado en Panamá. Sin embargo, aún es confuso si la eliminación de la legalización/apostilla aplica en todos los casos. Países tales como Perú y Colombia todavía exigen legalización/apostilla en casos de cesiones de marcas o cuando se renuncia a derechos. La Oficina de Marcas panameña ha manifestado que este tema será sujeto de futura regulación. Mientras tanto, cuando se realicen cesiones o se afecten derechos legales es aconsejable continuar legalizando/apostillando los poderes para Panamá.

-El Certificado de Incorporación (también conocido como certificado de existencia y representación) no será requerido cuando el solicitante sea una persona jurídica o empresa.

La eliminación de este requisitos también aplicará para casos de patentes.

-Las solicitudes de registro multiclase de marcas estarán permitidas.

Sin embargo, esto requerirá regulación de la Oficina de Marcas y aún no está disponible. Tan pronto como el registro multiclase esté disponible lo incluiremos en nuestro portafolio de servicios.

-Las licencias de uso no requerirán su registro ante la Oficina de Marcas. El registro de estos acuerdos será voluntario, no obligatorio.

-Aún es posible presentar una solicitud sin el correspondiente poder. Sin embargo, habrá un incremento en tasas oficiales en estos casos.

-Los affidavits (Declaraciones juradas) sobre el uso de la marca aún serán requeridos para el registro de marcas.

Estos affidavits deberán ser notarizados pero no legalizados/apostillados.

Todos estos cambios seguramente acelerarán los procedimientos para marcas en Panamá, Sin embargo, la regulación de la Oficina de Marcas aún está pendiente. Postearemos nueva información en este blog tan pronto como esté disponible.

Hearings for Easing TM Registration

Este ha sido un año bastante atareado en temas de Propiedad Intelectual en América Latina, y Colombia no ha sido la excepción. La Oficina de Marcas colombiana ha sido objeto de importantes reformas en sus procedimientos bajo los compromisos del TLT, ha tenido que adaptarse a los procedimientos del Protocolo de Madrid, a las disposiciones de un decreto Anti-trámites expedido por el gobierno nacional y a la reestructuración a la que la sometió el decreto número 4886 de diciembre de 2011.

Este último decreto asignó nuevas funciones a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (La Oficina de Marcas colombiana), permitiéndole a la SIC llevar a cabo audiencias especiales para la facilitación de los registros de marcas. Esta audiencia fue regulada en detalles a través de la Resolución 21447/12 de la SIC, estableciendo las siguientes pautas:

La Audiencia de Facilitación podrá ser convocada bajo dos circunstancias:

1. En ausencia de oposiciones: Cuando la participación de un tercero sea necesario para superar un obstáculo al registro de la marca, lo cual en la práctica significa la posibilidad de llegar a un acuerdo para la coexistencia de las marcas.

Estos acuerdos deben ser aprobados por el solicitante, por la SIC, y por el propietario de una marca registrada similar; acordando permitir el registro de la nueva marca siempre y cuando se tomen medidas para evitar confusión del consumidor y para lograr suficiente diferenciación de las dos marcas registradas.

2. En presencia de oposiciones: La audiencia también podrá llevarse a cabo cuando se presenten oposiciones basadas en alguna de las siguientes causales:

a) Confusión del consumidor respecto del origen, la fabricación o las características de los Productos o Servicios, o por el uso de la denominación de origen registrada de un producto. (Artículo 135 de la Decisión 486 CAN)

b) Cuando la SIC tenga motivos suficientes para sospechar que la solicitud de registro ha sido presentada con el propósito de adelantar actos de competencia desleal. (Artículo 137 de la Decisión 486 CAN)

c) Cuando los derechos del propietario de una marca registrada puedan ser violados (Artículo 136 de la Decisión 486 CAN)

Procedimiento para la audiencia.

La SIC convocará a las partes a la audiencia en los 5 días siguientes a la solicitud. Las partes serán notificadas a través del listado para actos administrativos de trámites de Propiedad Intelectual que la SIC publica en su página web.

La audiencia durará 1 hora en la cual cada parte tendrá 15 minutos para explicar sus propuestas. Se elevará un acta al final de la audiencia en la que constarán los acuerdos a los que se llegue. Los compromisos pueden incluir cancelaciones, limitaciones, afectaciones u otras modificaciones a la solicitud o a la marca registrada. Es importante tener en cuenta que tales acuerdos no podrán modificar sustancialmente la solicitud o el registro, y que no podrán extender su alcance en la Clasificación de Niza para Productos y Servicios.

Después de la audiencia.

Los compromisos a los que cada parte se obligue tendrán que ser cumplidos en los 10 días siguientes a la audiencia. Si una parte no cumple con los compromisos la SIC tomará una decisión con la información que descanse en el expediente (lo cual implica que los acuerdos logrados no se tomarán en cuenta).

Los efectos de estas audiencias se traducirán en una mayor competencia en el mercado, dado que se permitirá el registro de más marcas; también se reducirá la cantidad de acciones de cancelación, dado que los dueños de registros marcarios tendrán un incentivo para negociar previamente la cancelación de su marca en clases que no estén utilizando; finalmente, cuando el registro de una marca sea difícil, el solicitante tendrá la oportunidad de intentar un acuerdo en vez de simplemente esperar el rechazo de su solicitud. Esto también incrementa la importancia de llevar a cabo búsquedas de marca detalladas y confiables, antes de radicar la solicitud, un servicio que la SIC y las oficinas de abogados ya prestan.

Fuentes:

Resolución 21447 SIC

AMCHAM

Cavelier

Decisión 486 CAN

Chile's getting straight A's in IP

En el Blog de B&R hemos vigilado de cerca la implementación del Tratado de Derecho de Marcas en Chile (el TLT), y las noticias siguen llegando. En septiembre 3, la Oficina de Marcas y Patentes de Chile, el INAPI, ha reportado que se presentó la primera solicitud multiclase para registro de marca en el país. Esto es, por supuesto, una consecuencia directa de la aprobación del TLT, el cual le exige al país ratificante que actualice su legislación de Propiedad Intelectual, simplificando procedimientos, reduciendo formalidades para poderes y permitiendo la presentación de solicitudes y la existencia de registro multiclase para marcas.

De acuerdo con el INAPI, aparte de ser la primera solicitud de registro multiclase, también fue radicada a través de la plataforma de solicitudes en línea, otra mejora reciente de los procedimientos del INAPI. Estas son buenas noticias, porque los procedimientos de la Oficina de Marcas de Chile eran notables por ser especialmente díficiles e innecesariamente complejos para las firmas de abogados y para los solicitantes. En este momento, incluso el requisito de legalización de poderes ha sido eliminado, aunque la comunicación con los representantes de la Oficina de Marcas sigue siendo difícil.

El Tratado de Derecho de Marcas tiene 53 partes contratantes hasta el momento, y ha sido implementado recientemente en Colombia (En vigencia desde abril 13, 2012), Costa Rica (En vigencia desde octubre 17, 2008), Peru (En vigencia desdenoviembre 6, 2009), y a partir de septiembre 7 entrará en vigencia en Panamá. El TLT tiene como fin servir como un tratado unificador de legislaciones nacionales, haciendo más fácil para los abogados y solicitantes proteger sus marcas en diferentes países, y eliminando solicitudes innecesarias. Algunos de los cambios más importantes del TLT incluyen:

-Solicitudes y registros multiclase.

El artículo 6to del TLT establece que Cuando se hayan incluido en una solicitud única productos y/o servicios que pertenezcan a varias clases de la Clasificación de Niza, dicha solicitud dará por resultado un registro único.

-Solicitudes divisionales.

Dada la existencia de solicitudes y registros multiclase, el TLT también incluye la posibilidad de radicar solicitudes divisionales. De acuerdo con el artículo 7mo del TLT, cuando el solicitante así lo desee, el podrá solicitar que su solicitud multiclase sea dividida en tantas solicitudes como sea necesario, con la distribución de clases que él determine. Lo mismo puede ser solicitado para el registro, durante procedimientos de apelación o recursos contra la validez del registro.

-Identificación de los Bienes y Servicios de la Clasificación de Niza.

El artículo 9 del TLT establece que no será suficiente sólo incluir las clases en las que se desea proteger la marca, sino que también se deberá identificar que productos y servicios en cada clase se solicitarán.

-Simplificación de Poderes.

Finalmente, el artículo 4to del TLT establece qué requerimientos pueden fijar las Oficinas de Marcas para los poderes. Los cambios más interesantes incluyen la posibilidad de usar el mismo poder para varios procedimientos, incluso si se realizan en momentos diferentes. Sin embargo, el cambio más importante que introduce el TLT en los poderes de representación está contenido en el párrafo 6to, donde establece que “Ninguna Parte Contratante podrá exigir que se cumplan requisitos distintos de los referidos en los párrafos 3) a 5) respecto de las cuestiones tratadas en esos párrafos.”; esta la prohibición que elimina los requisitos de legalización y apostilla que ha facilitado tanto los procedimientos.

Chile implementó los cambios al TLT a través de la ley 20.569, el cual modifica la Ley de Propiedad Industrial. Este es un gran paso adelante para la Propiedad Intelectual en Chile, y se espera que marque un nuevo comienzo para el INAPI. Estaremos posteando en este blog sobre nuevos desarrollos del TLT.

Encuentre el texto completo del Tratado del Derecho de Marcas, dando clíck aquí.

Fuentes:

OMPI

IP Tango

INAPI

Source: B&R Archive

Acelerando la actualización de legislación en PI de Panamá

El gobierno panameño finalmente está actualizando su legislación en Propiedad Intelectual a estándares internacionales. En el mercado de PI latinoamericano, Panamá es uno de los pocos países en la región que no ha aprobado el PCT –tratado de cooperación sobre patentes- y, hasta hace poco, no se había acoplado a la tendencia regional de actualización de regulación sobre marcas de acuerdo al TLT –tratado sobre derecho de marcas-. Tampoco ha aprobado el Protocolo de Madrid. Esta situación ha desencadenado un progresivo aislamiento de Panamá del mercado de Propiedad Intelectual continental, lo cual es especialmente grave en un país que depende fuertemente del comercio internacional.

Para superar este problema, el gobierno panameño y la oficina de marcas y patentes nacional –DIGERPI- se han comprometido a la entrada en vigencia de 3 importantes instrumentos internacionales, para la misma fecha: 7 de Septiembre de 2012.

Desde ese día, el PCT, el TLT y el Tratado de Budapest (Sobre patentes y microorganismos) entrarán en vigencia en Panamá; obligando a la oficina de propiedad industrial y al Congreso a hacer cambios importantes y necesarios en su legislación de Propiedad Intelectual, ajustándose a estándares regionales e internacionales y simplificando los procedimientos de PI existentes.

Estaremos publicando más sobre este tema a medida que Panamá comience a cumplir con las obligaciones adquiridas bajo estos tres tratados, y recibimos gratamente la noticia de este paso adelante en la promoción de un mercado regional, coherente, y homogéneo en Propiedad Intelectual.

Investigue más sobre este tema aquí.

Principales motores de búsqueda en el mercado.

Uno de los temas más controversiales de Propiedad Intelectual actualmente es la posibilidad de que existan infracciones marcarias cuando las marcas son usadas cómo palabras claves en motores de búsqueda. El problema surge cuando motores de búsqueda como Google, Bing o Yahoo! ofrecen la posibilidad de ‘comprar’ marcas para su uso como palabras claves que muestren resultados patrocinados al lado de sus resultados de búsqueda.

Las palabras claves funcionan como un activador cuando el usuario ingresa un término de búsqueda, su finalidad principal es activar la aparición de determinados resultados de búsqueda, pero también son utilizadas para activar la aparición de publicidad relevante a la búsqueda que usted ha realizado. Por ejemplo, cuando el usuario googlea el término de búsqueda “zapatos deportivos”, no sólo verá los resultados usuales, sino que también se le mostrarán Enlaces Patrocinados a las páginas de los anunciantes que han comprado las palabras claves “zapatos” y “deportivos”.

Este asunto genera muchas preguntas importantes e incluso preocupantes para abogados de Propiedad Intelectual, anunciantes, y motores de búsqueda; y el mercado latinaméricano  no será ajeno. Ya se conoce un caso en Argentina que será discutido más adelante, y las decisiones judiciales europeas y norteamericanas han llevado el debate a un nuevo nivel de complejidad.

Existe violación marcaria?

La primera pregunta que debe hacerse, es si existe una violación marcaria cuando las marcas son usadas como palabras claves. Las marcas están orientadas a la identificación de productos y servicios en el mercado, tanto para proteger al consumidor como para incentivar el crecimiento económico a través de la protección de la marca como un activo corporativo; tal uso de la marca está íntimamente ligado a su uso en el comercio, la protege contra su utilización para la identificación de productos o servicios similares. La marca no está protegida contra su utilización como un dato de información, por ejemplo, cuando la marca es mencionada en un periódico, o cuando un estudiante la usa para ofrecer un ejemplo en un trabajo de investigación.

Por ende, cabe preguntarse si el uso de la marca como palabra clave en motores de búsqueda puede ser catalogado como un uso de comercio? El texto o el diseño de la marca no se muestra en el anuncio, y usualmente no hay sugerencia que permita confusión respecto de quién es el productor o proveedor del producto o servicio. El “uso invisible” de la marca es interno del motor de búsqueda. Se podría decir que la marca es usada sólo como un dato, y no tiene un uso comercial directo.

Por otro lado, la reputación de la marca se construye a través de fuerte inversión en publicidad y como un efecto secundario de una oferta de productos y servicios de alta calidad. Cuando un anunciante usa una marca para activar sus anuncios, sin duda se está beneficiando de la reputación de la marca, en la cual no invirtió recursos. Esto podría considerarse injusto con el propietario de la marca y como un uso en comercio.

Quién sería responsable por la supuesta infracción marcaria?

Asumiendo la existencia de la infracción marcaria (lo cual han hecho la mayoría de Cortes), surge la pregunta de quién debería ser responsable por la misma: ¿El motor de búsqueda? ¿O el anunciante?

Respecto del motor de búsqueda, él es quien provee la plataforma en la cual se comete la infracción marcaria, a través de Google AdWords. También sugiere palabras claves al anunciante, las cuales pueden incluir marcas registradas. Sin embargo, el motor de búsqueda no es quien elige las palabras claves, y funciona bajo procesos automatizados que procesan cualquier tipo de información sin saber el significado de su contenido, o si esos datos son marcas registradas o no.

El anunciante es quien elige la marca para su uso como una palabra clave. Usualmente el anunciante sabe cuándo la información que elige es una marca registrada. Él también es el principal beneficiario de los anuncios y de la reputación de la marca, y usualmente es un competidor directo del propietario de la marca. Sin embargo, la marca nunca se muestra en sus anuncios, y muchas veces el anunciante se limita a elegir las palabras claves que el motor de búsqueda le sugiere.

Se produce confusión del consumidor?

Las Cortes han estado profundamente divididas en este tema. Por una parte, hay quienes consideran que el consumidor es confundido por la aparición de los anuncios del anunciante cuando realiza una consulta en el motor de búsqueda. Se ha dicho que está es confusión del consumidor, el cual puede ser engañado respecto del origen de los productos o servicios, o respecto de la existencia de patrocinios o vinculación comercial entre el anunciante y el productor.

Por el contrario, algunas Cortes han considerado que el usuario de internet promedio es un usuario bien informado, y que puede fácilmente diferenciar entre resultados de búsqueda y enlaces patrocinados. Adicionalmente, las Cortes han argumentado que el uso invisible de la marca es otra razón por la que un usuario razonablemente informado nunca será confundido de esta forma.

Cuál es la tendencia actual en este problema?

Parece existir una tendencia hacia eximir de responsabilidad por infracción marcaria a los motores de búsqueda, y hacia condenar a los anunciantes con base en violaciones que constituyen competencia desleal, y exclusivamente cuando la confusión del consumidor sea evidente. Los casos recientes más importantes son el de Louis Vuitton et al. ante la Corte Europea de Justicia y el caso de Rosetta Stone ante la Corte de Apelaciones del 4to Circuito de los EEUU. Este problema está lejos de ser resuelto y las Cortes aún están condenando a motores de búsqueda y anunciantes por violación marcaria.

Cuál es la situación en América Latina?

Sólo existe un caso conocido donde se discutió este problema en Latinoamérica: El de Organización Veraz v. Open Discovery (Mayo 28 del 2009 – de la Corte Federal de Apelaciones y asuntos Comerciales y Civiles) en Argentina.

La Corte argentina parece no haber considerado los avances jurisprudenciales en este tema en Europa y EEUU, y es similar a las primeras decisiones en Europa. La responsabilidad del motor de búsqueda no se discute, y el anunciante fue condenado por violación marcaria y competencia desleal; y la Corte consideró que el propietario de la marca tenía la posibilidad de exigir el cese de tal violación.

El mercado emergente latinoamericano tiene muchas marcas reconocidas internacionalmente, y la región se está conectando cada vez más a internet. Muchos países de la región tienen altos puestos en los índices de Población v. Porcentaje de usuarios de internet, con Brasil como el 5to país a nivel mundial con más usuarios de internet, México como el 12vo, Colombia como el 25vo, Argentina en el puesto 29, Perú en el 34, Venezuela en el 35 y Chile en el 40. Las disputas marcarias en internet van a adquirir importancia a medida que las economías de estos países crezcan, y que las compañías se den cuenta de la necesidad de proteger su Propiedad Intelectual en la región.